1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC（米国連邦控訴裁判所）の判決をご紹介しています。
本事件においてPTABは、IPRにおいて、マークマン・ヒアリングに基づく地裁の用語解釈とは異なる解釈に基づいて判断を下していた。CAFCは、地裁による解釈をPTABが尊重しなかったのは規則違反であるとの主張に対し、PTABがさらなる解釈を示すことは争いを解決するために必要であったこと、地裁の解釈を否定したわけではないことを挙げて、退けた。
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この判決でCAFCは、複数の企業に対する同一特許に基づく複数の侵害訴訟に関し、先発事件の判決確定に基づいて、コラテラル・エストッペルにより、後発事件における原告の出訴権(standing)を否定した。
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この判決でCAFCは、明細書に参照により組み込まれたファミリー特許で限定的な用語が使用されていることに基づいて係争特許の用語を狭く解釈した地裁の判断は誤っているとした。
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この事件でCAFCは、「アリス事件」最高裁判例の「二段階テスト」を適用して、同一の明細書記載を持つ特許4件のうち2件を無効、残りを有効と判断した。
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この事件では、従業員がリモート勤務している自宅がテキサス州西部地区にあることを１つの理由として、テキサス州西部地区で訴訟を提起することの妥当性について争われた。CAFCは、テキサス州西部地区で従業員が募集されていたこと、従業員の自宅にかなりの量の実験装置が置かれていたこと重視して、事件の棄却を認めなかった地裁判断を維持した。
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クレームで発明を表現するとき全て明瞭な文言を使用できず、例えば、弾性のある、柔軟などの程度を表わす文言で発明を表現することがある。本判決において、クレーム文言だけに注目すれば明瞭ではない文言を含む発明でも、明細書の記載（内的証拠）からその文言の意味を理解できる場合には、クレームは明瞭であり、特許は無効にならないとCAFCは判断した。本判決は、クレームが明瞭であると認定されるロジックを示しているので…
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原告は日焼け用ブースとスプレイ液の二つの商品を個別のマークを付けて販売し、この組み合わせで得られる体験にも名前（マーク）を付けていたが、被告はマーク付きの原告ブースを改良して別のスプレイ液と組み合わせて使用していた。この事例において、控訴審は、誤認混同は証拠により立証されていないとして、商標法に基づく差止を認めなかった。
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独自の登録商標をもつ部品を組み込んだ完成車両が販売された場合、その部品が完成車にどのように搭載されているかが明示されているときには「ファースト・セール・ドクトリン」が適用されることを示した控訴審判決。
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この判決でCAFCは、Lehman Brothers とBarclays は2008年以降、LEHMAN BROTHERS 商標を継続的に使用していた実績があり、同一マークの申請について優先権があることを認めた。
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IPRは、地裁での無効裁判に代わる特許無効を争う有力な手段となっている。無効理由に対してmotivation-to-combineの欠如を争う場合に具体的な証拠が求められることがこの事件で明らかにされた。IPRの実務では注意が必要となろう。
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