1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC（米国連邦控訴裁判所）の判決をご紹介しています。
自明性の拒絶理由に用いる先行技術は、クレームされた発明に類似する先行技術(analogous prior art)でなくてはならない(MPEP § 2141.01(a))。この判決は、特定の先行技術が「類似する先行技術」であることを立証する目的で、他の引用文献のような追加証拠に頼ってもよいことを示した。したがって、一見するとクレームされた発明に類似しない先行技術であっても、適切な追加証拠を用意すれ…
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求償権を放棄するための支払額の算定はコモンロー上の問題であるから陪審審理を受ける権利があると判断した判決。CAFCは、release paymentは、実質的にはTCLによる過去の侵害行為に対する補償であり、コモンロー上の救済であると判断した。
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審決取消訴訟（法145条）の費用を敗訴当事者に求めることはできないとした判決。最高裁は、訴訟当事者はそれぞれの弁護士費用について責任を負う「アメリカン・ルール」の下でPTOは出願人から弁護士費用の弁済を受けることはできないと判決した。
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出願人による補正だけでなく、その主張にも基づいて、袋禁反言を適用した判決。CAFCは、包袋禁反言について、「補正に基づく禁反言」と「主張による禁反言」という二つの類型を判断基準として容認し、本件は何れにも該当するとして地裁の判決を支持した。
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USPTO長官が特許法第６条（a）にもとづきPTABの審判官を指名するのは合衆国憲法に違反すると判断した事件。CAFCは、再審査に関するPTO長官の権限や審判官の解任権限などを考慮した上で、PTABの審判官が憲法でいうprincipal officer（主要な官吏）にあたると認定し、principal officerがPTO長官により憲法に反して指名されていると結論づけた。CAFCは事案をPTAB…
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機械系の発明について、特許クレームが抽象的アイデアに向けられおり、特許適格性を欠くと判断した事件。CAFCは、クレームに追加されたステップは科学の世界ではよく知られたありふれたものであり、全体として見れば、部品の寄せ集め以上のものではないとする地裁の認定を支持し、クレームで記載された発明は特許を受けることができないものであると判決した。
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デザイン特許の権利範囲をタイトルに記載された物品に限定した判決。CAFCは、クレームが「椅子の模様のための装飾デザイン」と記載されているので、その権利範囲は椅子に限定されると認定し、地裁の判決を支持した。
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IPR申請の引例に公知技術を組み合わせる動機付けの記載がないので特許は有効であると判断した判決。CAFCは、当業者には公知技術を統合することによる不都合が認識できることから、公知技術を組み合わせる動機付けがないとするPTOの判断は実質的証拠に裏付けられていると判断した。
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CAFCはこの判決で、(1)パテントプールの契約内容によっては、プールのメンバは、他のプールのメンバがプールに入れている特許を無効にすることについての利害関係人となりうること、(2)文献が先行技術として公に利用可能になったというためには、技術的な利用可能性以上の事情があったことを示す必要があること、を示した。
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ＣＡＦＣはこの判決で、発明日を認定するために、発明者に既存する証拠だけでは足らず、発明者から独立した証拠が必要となることを示した。ＡＩＡ施行後は先発明者先願主義のルールに従って先願が処理されるものの、ＡＩＡ以前の特許がまだ多く存在する。これらの特許では、出願日よりも前の着想日を証明することが必要となる場合がある。
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