1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC（米国連邦控訴裁判所）の判決をご紹介しています。
訴訟提起から１年経過後のIPR申請を受理したPTOの決定に対して控訴することはできないとした判決。最高裁は、314条（d）がIPRの開始決定と密接に関連する問題についての上訴を認めていないことを判示したCuozzo最高裁判決に基づき、315条(b)の問題はIPRの開始決定に密接に関連するとして、IPRを開始したPTOの決定が終局的であることを確認した。
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営業秘密保護法を域外適用した判決。地裁は、国内での宣伝広告行為が「国内での行為」であると認定し、DTSAの域外適用を認めた。
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IPRで特許権者のクレームの限定解釈が否定されていることを理由に、その後の裁判で特許権者の限定解釈を採用せず、通常の基準でのクレーム解釈を行った判決。CAFCは、特許権者のPTABでの陳述は権利放棄(disclaimer)を構成しうるものであるが、その陳述はPTABで明確に否定され、陳述が否定されたことが記録により当業者に明らかとなっているので、本件で特許権者の陳述がクレーム範囲に影響を与えること…
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先行IPRに対する同一申請人による後願のIPRの併合は、特許法315条（c）の下で認められないとした判決。CAFCは、併合できる当事者の範囲は限定されており、同一申請者による先のIPRと後のIPRを併合することまで認めるものではないとした。
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試料の準備方法の発明を、診断方法や処置方法の発明と区別して、特許を受けることができるとした判決。CAFCパネルの多数意見は、本件で争われているのは診断方法でも処置方法でもなく、分離方法という試料の準備方法の発明（a method of preparation case）であることを重視して、特許を受けることができる発明であるとした。
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特許表示の無い商品を販売した後にその販売を停止しても、停止後の損害賠償を認めることはできないとした判決。CAFCは、特許非表示の製品が販売された後の損害を回復するためには、287条が規定するように、特許権者が実際に特許番号を表示した製品を販売するか、あるいは被疑侵害者に対して特許番号を通知するかのいずれかの行為がなされなければならなず、非表示製品の販売を停止しただけでは十分ではないとした。
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自明型ダブルパテントの判断において、特許を保有しているか否かは、出願手続きを遂行（コントロール）する権利が移転しているか否かを考慮して判断するとした判決。CAFCは、自身の特許に加えて他の特許をも一緒に保有しているかどうかを判断する際、特許の「全ての実質的な権利」（all substantial rights）を有しているかという基準が役に立つこと、ただしその適用は出願手続きをコントロールする権利…
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引例の数値範囲の下限が、クレームされた数値範囲の上限に接する場合、クレームは自明であり特許性を失うとした判決。CAFCは、特許発明とわずかにしか数値範囲が重なっていない場合でも、このような先行技術は特許発明の新規性を失わせることができると判示した。
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CAFCはこの判決で、クレームのプリアンブルをクレームの本文と区別する移行句について判断した。具体的には、クレームのプリアンブルを本文と区別するための「備える（comprising）」などの特定の用語は必要でなく、「有する（having）」または「含む（including）」などの別の用語がその機能を発揮して、クレーム本体部からプリアンブルを分離することができることを判断した。また、この判決は、ク…
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CAFCはこの判決で、既存の技術プロセスに対する具体的な改善をクレームが記載している場合には、ソフトウェア特許の特許適格性が認められるという先例を再確認した。 この判決は、特にデータ処理の分野において、ソフトウェア特許を扱う実務者にとって、特許適格性に関する有益なガイドラインを提供している。本件における認定によれば、技術的改善に向けられている特許クレームは、単に達成されるべき結果を記載するのではな…
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